一、關于專利規避設計

  1.專利規避設計的概念

  規避設計(Design Around)，又稱回避設計，是指企業對涉及風險專利的產品或產品中的某些特征重新進行研發、設計，使其產品具有差異化的特征，能夠區別于風險專利的技術方案，從而消除風險專利的威脅。

  簡言之，規避設計是一種差異化設計，其核心在于規避專利侵權的風險，本質上仍然屬于一種研發行為。

  2.專利規避設計的積極意義

  ①法律上不會被判定侵權

  ②商業上不會喪失競爭優勢

  ③技術上實現低成本研發

  ④成果上形成自己的專利技術

  3.企業產品研發設計過程中各階段的專利規避

  ①概念設計階段的規避

  選擇專利障礙少的技術路線，專利叢林的規避。

  ②方案確定階段的規避

  實現產品的關鍵功能，產品核心方案的侵權風險規避。

  ③產品上市前的規避

  保障產品順利上市，整體風險評估，配套方案專利的規避。

  二、常見的專利侵權判定原則

  1.全面覆蓋原則

  全面覆蓋原則，即全部技術特征覆蓋原則，指如果被控侵權產品包含了專利權利要求中記載的全部技術特征，則落入專利權的保護范圍。

  2.等同原則

  等同原則(Doctrine of Equivalents)是全世界國家的專利系統內都具有的一條法律原則。即使某一方侵權產品或方法并沒有正好落入某專利的權利要求的字面范圍內，但卻等同于權利要求所保護的發明時，等同原則允許法庭判決該方侵犯他人專利。

  3.捐獻原則

  捐獻原則是專利侵權判定中的一項法律原則，其可以表述為，如果專利權人在專利說明書中公開了某個實施方案(embodiment)，但在專利申請的審批過程中沒有將其納入或試圖將其納入權利要求的保護范圍，則該實施方案被視為捐獻給了公眾，當專利申請被授權后，專利權人在主張專利權時不得試圖通過等同原則等將其重新納入權利要求的保護范圍。

  4.禁止反悔原則

  是指專利法上的審批過程禁反言(prosecution history estoppel)。是專利侵權訴訟中的一種法律規則，其含義是，專利權人如果在專利審批(包括專利申請的審查過程或者專利授權后的無效、異議、再審程序)過程中，為了滿足法定授權要求而對權利要求的范圍進行了限縮(如限制性的修改或解釋)，則在主張專利權時，不得將通過該限縮而放棄的內容納入專利權的保護范圍。

  三、專利規避設計的基本流程

  1.規避前的穩定性評估

  ①技術經驗

  ②同族專利

  ③專利檢索

  2.運用現有技術

  ①參考說明書中的在先技術

  ②參考目標專利引證的在先技術

  ③參考功能、效果近似的失效專利方案

  3.運用侵權判定規則規避策略

  ①減少技術特征，規避全面覆蓋原則

  提醒：

  在進行規避設計時，要考慮減少的技術特征是否具有相對獨立的技術功能或效果，不宜將具有相同功能的特征分開為兩個或多個技術特征。

  ②替換技術特征，規避全面覆蓋原則

  提醒：

  在使用特征替換的方式進行規避設計時，要考慮替換的特征是否與權利要求的技術特征以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且是否屬于本領域普通技術人員在被訴侵權行為發生時無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特征。

  在對方法權利要求進行規避設計時，評估方法的步驟順序是否會對保護范圍起到限定作用,關鍵要看這些步驟是否必須以特定的順序實施以及這種互換是否會帶來技術功能或技術效果上的實質性差異。

  ③利用捐獻原則，規避等同原則

  最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋

  “第五條 對于僅在說明書或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持”。

  提醒：

  利用捐獻原則進行專利規避時，捐獻的方案在說明書或附圖中的記載應當是具體的、明確的。

  ④利用禁止反悔原則，規避等同原則

  最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(一)

  “第六條 專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持”。

  最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)

  “第十三條 權利人證明專利申請人、專利權人在專利授權確權程序中對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄”。

  提醒：

  利用禁止反悔原則進行專利規避時，要評估權利人作出的陳述是否有被“明確否定”。

  1.授權階段及確權階段均要考慮;

  2.著重考察限縮性陳述是否最終被裁判者認可，是否由此導致專利申請得以授權或者專利權得以維持。

  ⑤改變技術手段、功能和效果，規避等同原則